Ноу «Ноу-Хау»

Адвокатам АБ «КиП» удалось отстоять права открытого акционерного общества «Газпром нефтехим Салават» в Суде по интеллектуальным правам и доказать необоснованность требований по выплате задолженности по лицензионному договору (роялти) и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Воронежское закрытое акционерное общество «Синтезкаучукпроект» (ВЗАО «Синтезкаучукпроект», истец) обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании с ОАО «Газпром нефтехим Салават» (ответчик, Доверитель) задолженности по лицензионному договору, заключённому в 1992 г., и процентов за пользование чужими денежными средствами за период с декабря 2004 г. по март 2013 г. Общая сумма исковых требований составила более 700 млн руб.

Предметом лицензионного договора являлась передача лицензиарами (истец и ОАО НИИ «Ярсинтез») в пользу лицензиата (ответчика) на срок действия договора за вознаграждение неисключительной лицензии на использование патентов на изобретения и «ноу-хау».

Особое внимание в данном споре заслуживает то обстоятельство, что лицензионный договор был заключен в 1992 г. сроком на 10 лет, то есть прекратил свое действие в 2002 г. Однако в договоре было указано, что лицензиат (ответчик) по истечении срока действия лицензионного договора при производстве «продукции по лицензии» (стирола) с использованием «процесса» (процесс производства стирола дегидрированием этилбензола при пониженном давлении согласно технологии лицензиаров) обязан был уплатить истцу роялти.

Таким образом, по мнению истца, обязанность ответчика по уплате роялти не ограничивалась сроком действия лицензионного договора и фактически являлась бессрочной.

Анализируя обстоятельства судебного спора и представленные Доверителем документы, Адвокаты предложили ответчику обратиться с иском в суд о признании лицензионного договора прекратившим своё действие в полном объёме с декабря 2004 г., в том числе, суд должен был поставить точку в толковании условий договора о бессрочности действия вышеназванного пункта договора при его прекращении.

В ходе отдельного судебного разбирательства с участием лицензиаров и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) в качестве ответчиков, лицензионный договор 1992 г. был признан прекратившим своё действие в полном объёме.

Хотелось бы отметить, что в рамках рассмотрения данного спора истец воспользовался правом, предоставленным ч. 2 ст. 36 АПК РФ, на предъявление иска по месту нахождения одного из ответчиков (Роспатента) и предъявил иск в Арбитражный суд г. Москвы. Выбор истцом подсудности был обжалован одним из ответчиков (ВЗАО «Синтезкаучук»). Однако позиция истца была поддержана Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, что нашло своё отражение в определении от 02.10.2014.

После того, как в отдельном судебном разбирательстве лицензионный договор был признан прекратившим своё действие в полном объёме, истец (ВЗАО «Синтезкаучукпроект») предпринял попытки уточнить исковые требования и «переквалифицировать» изначально заявленные требования по взысканию роялти в убытки, причинённые нарушением ответчиком исключительного права истца на секрет производства и «ноу-хау», а также запретить использовать «ноу-хау» в производстве стирола. Однако и в данном случае Адвокатам удалось убедить суды трёх инстанций в том, что истец своим заявлением предложил суду рассмотреть новый иск, изменив как предмет, так и основание своих требований, в связи с чем, уточнения требований истца не были приняты судом.

Помимо указанного выше, Адвокатами от имени ответчика было заявлено о пропуске истцом срока исковой давности по требованию о взыскании задолженности по уплате роялти за период с декабря 2004 г. по март 2009 г., с чем согласился суд.

Вместе с тем основательно подготовленная, последовательно выстроенная Адвокатами правовая позиция по спору, основанная на анализе законодательства, актуальной судебной практики и документов по делу, позволили отстоять права Доверителя (ответчика) и доказать необоснованность требований истца.

По результатам рассмотрения спора о взыскании с ОАО «Газпром нефтехим Салават» задолженности по лицензионному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами за период с декабря 2004 г. по март 2013 г. в удовлетворении требований ВЗАО «Синтезкаучук» было отказано. Постановлением от 10.02.2016 Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты арбитражных судов первой и апелляционной инстанций.